הגשת בקשה לפטנט בישראל

במאמר זה נעסוק בדרישה הפורמלית לרישום פטנט בישראל, במאמר זה נעסוק במסמכים הנדרשים ותהליך הרישום מול רשות הפטנטים הישראלית.

להלן סדר המסמכים שיש להגיש לרשם בבקשת פטנט ישראלית:

• מכתב לרשם שבו מפורטים מספר הדפים של הפירוט של בקשת הפטנט, מספר האיורים, וסכום האגרה ששולמה על ידי מבקש הבקשה, ציון מסמך הבכורה (אם צורף), וכו'.
• טופס בקשה לפטנט שניתן להורידו מאתר רשות הפטנטים. דוגמא בתחתית הדף.
• דף כותרת הבקשה לפטנט שמכיל את שם ההמצאה בעברית ובאנגלית.
• תיאור תמציתי של ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט (לא חובה).
• הפירוט של בקשת הפטנט.
• פרק התביעות של בקשת הפטנט.
• מדיה מגנטית (CD או DVD) שמכיל את החומר הנ"ל

יש לשים לב שהפירוט צריך להסתיים בפרק התביעות ולא ב- Abstract כמקובל בעולם. אפשר להוסיף את פרק ה- Abstract כדף נפרד.
כמו כן, מגיש בקשה לפטנט חייב לחתום בסוף פרק התביעות, שגם זה נוהל ישראלי ייחודי.
באשר לשרטוטים: יש להקפיד על כך שגודל הכתב של מספור החלקים לא יהיה קטן מ- 3.2 מ"מ. כמו כן, יש לכלול בראש כל דף את (א) מספר הגיליון, (ב) המספר הכולל של גיליונות השרטוט, וכן (ג) את שמות מבקשי הבקשה.

את הבקשה לפטנט יש להגיש ברשות הפטנטים בירושלים שכתובתה:
רשות הפטנטים
רח' אגודת ספורט הפועל מס' 1
הגן הטכנולוגי מלחה, בנין מס' 5
ירושלים

פרסום הבקשה לפטנט

לאחר כ- 18 חודשים מתאריך הבכורה של בקשה לפטנט, פרטי ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט מפורסמים לציבור הרחב. אין הכוונה לפרסום פרטים ביבליוגראפיים כגון פרטי הממציא ושם ההמצאה, שכן אלה מפורסמים סמוך להגשת הבקשה לפטנט. המדובר בגילוי ההמצאה לפרטיה לציבור הרחב, כולל תיאור מילולי של ההמצאה, התביעות והשרטוטים אשר צורפו לבקשה לפטנט.

לאחר שפרטי ההמצאה מקבלים פומבי, ההמצאה כבר אינה חדשה (כמוגדר בחוק), ולכן לא יהיה כל טעם לבעל ההמצאה להגיש בקשות לפטנט במדינות בהן טרם החל בתהליך רישום פטנט על ההמצאה.

הפרסום של הבקשות לפטנט נעשה באתר רשות הפטנטים, בכתובת האינטרנט הבאה:

מאגר רשות הפטנטים

הודעה לפני בחינה 

לפני שהבחינה מתחילה, הרשם שולח אל מבקש הבקשה לפטנט "הודעה לפני בחינה" שבו הוא מודיע למבקש הבקשה:

 (א) על האפשרות לבצע שינויים בפירוט הבקשה לפטנט לפני התחלת הבחינה.

(ב) על החובה להודיע לרשם על כל פרסום שצוטט נגד הבקשה לפטנט במדינות אחרות (באם אכן הוגשה בקשה לפטנט במדינות אחרות בנוסף לישראל).

(ג) על החובה להודיע לרשם על כל פרסום הידוע למבקש הבקשה לפטנט, בעל רלוונטיות לפטנטביליות של ההמצאה.
על מכתב הרשם חובה לענות גם אם כל התשובות שליליות.
 על ההודעה לפני בחינה ניתן לענות בתוך 4 חודשים מתאריכה ללא תשלום קנס. לאחר מכן יחול קנס על כל חודש איחור. ברם, אם מבקש הבקשה לפטנט יתמהמה במשלוח המענה להודעה לפני בחינה, ויתעלם מהודעות הרשם שיבואו לאחר מכן, הוא עשוי לאבד את בקשתו לפטנט.

דוח בחינה

לאחר שמבקש הבקשה עונה להודעה לפני בחינה, רשות הפטנטים בוחנת את הבקשה לפטנט. דו"ח בחינה הינו מסמך בו רשות פטנטים מסבירה את הסיבות מדוע לדעתה אין להעניק פטנט על ההמצאה כפי שהוגדרה בתביעות.

בחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967, בסעיף 20, דו"ח בחינה נקרא "הודעה על ליקויים בבקשת פטנט". בארה"ב ולמעשה בכל העולם דו"ח בחינה נקרא "Office Action". בבקשות PCT דו"ח זה נקרא "Written Opinion".

דו"ח בחינה עשוי להכיל את הנימוקים הבאים לדחיית בקשה לפטנט:

חוסר חידוש. לפי סעיף 4 לחוק הפטנטים הישראלי (מקביל לסעיף 102 לחוק בארה"ב), המצאה נחשבת לחדשה אם לא התפרסמה ברבים, בין בישראל ובין מחוצה לה, בדרגת פירוט כזו שבעל מקצוע יוכל לבצעה לפי הפרטים שנודעו.

היעדר התקדמות המצאתית. לפי סעיף 5 לחוק הפטנטים הישראלי (מקביל לסעיף 103 לחוק בארה"ב) על המצאה להיות בעלת "התקדמות המצאתית". בשאלה מהי התקדמות המצאתית מתחבטים רשויות הפטנטים ובתי המשפט ברחבי העולם זה שנים, ללמדך שהנושא מורכב. מכל מקום, אחת הדרכים שהתגבשו בפרקטיקה של הפטנטים להוכיח חוסר התקדמות המצאתית היא להוכיח שניתן להרכיב את ההמצאה הנתבעת מצירוף של חלקים שנלקחו מהפרסומים שצוטטו.

פגמים פרוצדורליים. זה למעשה החלק הפחות מדאיג, שכן ניתן לבצע שינויים בבקשה לפטנט גם לאחר ההגשה על מנת להתגבר על נקודות כאלה.

ההמצאה הנתבעת אינה בתחום פטנטבילי. בישראל המצאות היכולות לקבל הגנת פטנט חייבות להיות בתחום טכנולוגי, בניגוד למשל לשיטות לעשיית עסקים. כמו כן, המצאות על טיפול בבני אדם אינן פטנטביליות בישראל. ארה"ב יותר גמישה, והיא מאפשרת קבלת פטנט על שיטות לעשיית עסקים וטיפול בבני אדם. למעשה החוק שונה ממדינה למדינה, וגם עשוי להשתנות מדי פעם.

ריבוי המצאות. לפי החוק, פטנט ניתן על המצאה אחת בלבד. הבוחן עשוי להצביע על כך שלדעתו התביעות תובעות יותר מהמצאה אחת.

תביעות חמדניות. מאחר ונוהגים לנסח את התביעות בצורה כללית מדי, הבוחן עשוי להגיע למסקנה שהתביעות חמדנית ("כלליות מדי" לפי הניסוח המקובל).

קריאה נוספת:

• הגשת בקשה לפטנט בישראל ותהליך הבחינה - פרק ב'

עריכת פטנטים - מבנה בקשת פטנט

להלן הפרקים בקשת פטנט, כפי שהתגבש בעולם במשך השנים:

שם ההמצאה

בפירוט של בקשה לפטנט נהוג להקפיד על התאמה בין שם ההמצאה לפתיח של התביעות הבלתי תלויות. למשל, אם תביעה בלתי תלויה נפתחה במשפט "מכשיר לחיתוך לחם", גם שם ההמצאה צריך להיות מנוסח כך. 

תחום ההמצאה (Field of the Invention)

מגדיר באופן כללי את תחום ההמצאה שעליה מבקשים פטנט. לא נהוג לתאר בחלק זה את ההמצאה וזאת על מנת להבדיל באופן ברור בין ההמצאה לבין ידע קודם (Prior Art)

הרקע להמצאה (Background of the Invention)

תיאור של הידע הכללי בנושא ההמצאה עליה מעוניינים לקבל פטנט, הבעיות שמאפיינות את תחום ההמצאה. גם כאן לא נהוג לתאר את ההמצאה.

תקציר ההמצאה (Summary of the Invention)

בחלק הזה מתארים את ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט. מבחינה קונצפטואלית המצאה היא פתרון טכני ולא מובן מאליו לבעיה. כפי שתשימו לב, תקציר ההמצאה דומה לניסוח של התביעות אולם הוא נעשה בלשון יותר חופשית. הדמיון נועד למנוע חוסר תאימות בין התביעות של הבקשה לפטנט לתקציר ההמצאה.

תיאור קצר של האיורים (Brief Description of the Drawings)

באיורים המלווים בקשת פטנט נהוג להקפיד על שוליים של לפחות 2.5 ס"מ. על הטקסט באיורים להיות בגובה של לפחות 3.2 מ"מ. על האיורים להיות רק בשחור לבן, ולא בצבע. בארה"ב גם אפור אינו מותר. כמן כן על הקווים להיות מספיק עבים על מנת שהאיור יהיה ניתן לצילום.

דוגמאות של מימושים מועדפים של ההמצאה

(Detailed Description of Preferred Embodiments)

תשומת הלב של הממציא מתרכזת בדרך כלל בחלק זה של הפירוט לבקשה לפטנט, אולם יש להדגיש שפרק זה מיועד לתיאור דוגמאות של יישום ההמצאה, ולא להגדרת ההמצאה, ולכן חשיבותו פחותה מאשר פרק התביעות. דרישות החוק אומרות שמסמך הפטנט צריך לתאר את ההמצאה ברמת פירוט כזו שאיש מקצוע בתחום ההמצאה יוכל לבצעה, ומכאן שלא חייבים לתאר את הדוגמאות בפרטי פרטים, אלא מספיק בדרגה כזו שאיש מקצוע בתחום ההמצאה יוכל להשלים את החסר.

פרק התביעות (CLAIMS)

חלק זה מגדיר את המונופול שהממציא מבקש מהמדינה על המצאתו, ולכן הוא הפרק החשוב ביותר בבקשה לפטנט. למשל, אם הגדרנו בפרק זה שולחן בעל תכונות מסוימות וגם קיבלנו על כך פטנט, הרי שכל מי שמייצר, מוכר, מייבא וכו' שולחן בעל תכונות כאלה מפר את הפטנט, וזכותו של בעל הפטנט לכפות על המפר את הפסקת ההפרה, ולדרוש ממנו פיצויים ושאר סעדים שהחוק להעמיד לרשות בעל הפטנט.

תיאור תמציתי של ההמצאה (ABSTRACT)

תיאור שנגזר בדרך כלל מתקציר ההמצאה. נהוג לרשום פרק זה כפסקה אחת ולהגביל את אורכה ל- 150 מילים. דרישות החוק והתקנות לעניין זה משתנות ממדינה למדינה, אולם המתכונת של פסקה יחידה המוגבלת ל- 150 מילים עומדת בדרישות הנהוגות ברוב מדינות העולם. חלק זה יופיע בדף הראשון של פרסום של פטנט אמריקני, PCT, ועוד. כמו כן יש מנועי חיפוש של פטנטים המבצעים את החיפוש של מילות מפתח בעיקר בחלק זה. בשל אופיו חלק זה יכול לשמש גם לצרכים מסחריים. 

איורים (DRAWINGS)

במקום זה יופיעו השרטוטים שמלווים את התיאור דלעיל.

באשר לאיורים, בדרך כלל יש להקפיד על הכללים הבאים:
 

• דף A4 או פוליו.
• שוליים של לפחות 2.5 ס"מ מכל צד (ימין, שמאל, מעלה, מטה).
• שרטוטים בשחור / לבן. מוטב להימנע מגווני אפור, אלא אם כן הם שייכים לתמונה.
• למספר כל איור.
• יש מקומות בעולם (כולל ישראל) שבהם נהוג לרשום "שרטוט 1 מתוך 10" וכו'.
• בישראל נהוג לרשום גם את שם מבקש הבקשה בשוליים העליונים.
• בבקשות PCT הרישום של הדפים הוא לפי הפורמט 1/10.

בקשות לפטנט בישראל

להלן הסדר של המסמכים שיש להגיש לרשם בבקשת פטנט ישראלית:

• המסמך הראשון בבקשת פטנט ישראלית הוא מכתב פניה לרשם שבו מפורטים מספר הדפים של הפירוט של בקשת הפטנט, מספר האיורים, וסכום האגרה ששולמה על ידי מבקש הבקשה, ציון מסמך הבכורה (אם צורף), וכו'.
• טופס בקשה לפטנט.
• קבלה על תשלום האגרה.
• דף כותרת הבקשה לפטנט שמכיל את שם ההמצאה בעברית ובאנגלית.
• אפשר להוסיף תיאור תמציתי של ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט (לא חובה).
• הסברים.
• שרטוטים.
• פרק התביעות של בקשת הפטנט .

יש לשים לב שהפירוט צריך להסתיים בפרק התביעות ולא ב- Abstract כמקובל בעולם. אפשר להוסיף את פרק ה- Abstract כדף נפרד.

כמו כן, מגיש בקשה לפטנט חייב לחתום בסוף פרק התביעות.

באשר לשרטוטים: יש להקפיד על כך שגודל הכתב של מספור החלקים לא יהיה קטן מ- 3.2 מ"מ. כמו כן, יש לכלול בראש כל דף את (א) מספר הגיליון, (ב) המספר הכולל של גיליונות השרטוט, וכן (ג) את שמות מבקשי הבקשה לפטנט. למשל:

Image caption

עריכת בקשה לפטנט

"עריכת פטנט" או ליתר דיוק עריכת פירוט לבקשה לפטנט, נעשית לפי פורמט שהתגבש במשך מאות שנים. להלן הפרקים בפירוט של בקשת פטנט, כפי מקובל בימים אלה:

שם ההמצאה

בפירוט של בקשה לפטנט נהוג להקפיד על התאמה בין שם ההמצאה לפתיח של התביעות הבלתי תלויות. למשל, אם תביעה בלתי תלויה נפתחה במשפט "מכשיר לחיתוך לחם", גם שם ההמצאה צריך להיות מנוסח כך.

תחום ההמצאה (Field of the Invention)

מגדיר באופן כללי את תחום ההמצאה שעליה מבקשים פטנט. לא נהוג לתאר בחלק זה את ההמצאה וזאת על מנת להבדיל באופן ברור בין ההמצאה לבין ידע קודם (Prior Art).

הרקע להמצאה (Background of the Invention)

תאור של הידע הכללי בנושא ההמצאה עליה מעוניינים לקבל פטנט, הבעיות שמאפיינות את תחום ההמצאה. גם כאן לא נהוג לתאר את ההמצאה.

תקציר ההמצאה (Summary of the Invention)

בחלק הזה מתארים את ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט. מבחינה קונצפטואלית המצאה היא פתרון טכני ולא מובן מאליו לבעיה. כפי שתשימו לב, תקציר ההמצאה דומה לניסוח של התביעות אולם הוא נעשה בלשון יותר חופשית. הדמיון נועד למנוע חוסר תאימות בין התביעות של הבקשה לפטנט לתקציר ההמצאה.

תיאור קצר של האיורים (Brief Description of the Drawings)

באיורים המלווים בקשת פטנט נהוג להקפיד על שוליים של לפחות 2.5 ס"מ. על הטקסט באיורים להיות בגובה של לפחות 3.2 מ"מ. על האיורים להיות רק בשחור לבן, ולא בצבע. בארה"ב גם אפור אינו מותר. כמן כן על הקווים להיות מספיק עבים על מנת שהאיור יהיה ניתן לצילום.

דוגמאות של יישומים מועדפים של ההמצאה

(Detailed Description of Preferred Embodiments)

תשומת הלב של הממציא מתרכזת בדרך כלל בחלק זה של הפירוט לבקשה לפטנט, אולם יש להדגיש שפרק זה מיועד לתיאור דוגמאות של יישום ההמצאה, ולא להגדרת ההמצאה, ולכן חשיבותו פחותה מאשר פרק התביעות. דרישות החוק אומרות שמסמך הפטנט צריך לתאר את ההמצאה ברמת פירוט כזו שאיש מקצוע בתחום ההמצאה יוכל לבצעה, ומכאן שלא חייבים לתאר את הדוגמאות בפרטי פרטים, אלא מספיק בדרגה כזו שאיש מקצוע בתחום ההמצאה יוכל להשלים את החסר.

פרק התביעות (CLAIMS)

חלק זה מגדיר את המונופול שהממציא מבקש מהמדינה על המצאתו, ולכן הוא הפרק החשוב ביותר בבקשה לפטנט. למשל, אם הגדרנו בפרק זה שולחן בעל תכונות מסוימות וגם קיבלנו על כך פטנט, הרי שכל מי שמייצר, מוכר, מייבא וכו' שולחן בעל תכונות כאלה מפר את הפטנט, וזכותו של בעל הפטנט לכפות על המפר את הפסקת ההפרה, ולדרוש ממנו פיצויים ושאר סעדים שהחוק להעמיד לרשות בעל הפטנט. 

תיאור תמציתי של ההמצאה (ABSTRACT)

תיאור שנגזר בדרך כלל מתקציר ההמצאה. נהוג לרשום פרק זה כפסקה אחת ולהגביל את אורכה ל- 150 מילים. דרישות החוק והתקנות לעניין זה משתנות ממדינה למדינה, אולם המתכונת של פסקה יחידה המוגבלת ל- 150 מילים עומדת בדרישות הנהוגות ברוב מדינות העולם. חלק זה יופיע בדף הראשון של פרסום של פטנט אמריקני, PCT, ועוד. כמו כן יש מנועי חיפוש של פטנטים המבצעים את החיפוש של מילות מפתח בעיקר בחלק זה. בשל אופיו חלק זה יכול לשמש גם לצרכים מסחריים.

איורים (DRAWINGS)

במקום זה יופיעו השרטוטים שמלווים את התיאור דלעיל.

באשר לאיורים, בדרך כלל יש להקפיד על הכללים הבאים:

• דף A4 או פוליו.
• שוליים של לפחות 2.5 ס"מ מכל צד (ימין, שמאל, מעלה, מטה).
• שרטוטים בשחור / לבן. מוטב להימנע מגווני אפור, אלא אם כן הם שייכים לתמונה.
• למספר כל איור.
• יש מקומות בעולם (כולל ישראל) שבהם נהוג לרשום "שרטוט 1 מתוך 10" וכו'.
• בישראל נהוג לרשום גם את שם מבקש הבקשה בשוליים העליונים.
• בבקשות PCT הרישום של הדפים הוא לפי הפורמט 1/10.

• הגשת בקשה לפטנט בישראל - פרק א'

פטנטיפ - מספר טיפים בנושאי פטנטים
 

על עורכי פטנטים

"היזהרו ממאכערים שרושמים פטנטים - עלול להיגרם לכם נזק בלתי הפיך". נורית רוט, דה-מרקר. קישורית.

כשבוחנים משרד לעריכת פטנטים, כדאי לבדוק:

• האם רישום פטנטים הינו העיסוק היחיד או העיקרי של המשרד או שמא מדובר בעיסוק צדדי?
  האם אתר האינטרנט של המשרד מפרט מי האנשים העומדים מאחורי המשרד?
• האם עובדי המשרד מחזיקים ברישיון לעריכת פטנטים או מומחים מטעם עצמם?
• האם עובדי המשרד בעלי רישיון ישראלי או של מדינה אחרת?
• מה הניסיון של עורכי הפטנטים של המשרד? בתחום הפטנטים לניסיון יש חשיבות עליונה.
• האם מדובר בעורכי פטנטים או עורכי דין? עורך פטנטים עובר התמחות של שנתיים בתחום הספציפי של פטנטים, בעוד שעורך דין מתמחה שנה בלבד, ולאו דווקא בתחום הפטנטים.
• כיצד נראה המשרד? כמו מחסן או כמו משרד? צורתו האסתטית של המשרד עשויה להעיד על התייחסות אנשי המשרד למקצוע שלהם.
• יש לזכור כי הגשת בקשה לפטנט היא רק השלב הראשון בתהליך הפטנט. לאחר הגשת הבקשה לפטנט, למשרד יש הרבה עבודה שהממציא אינו רואה, כולל תזכורות, מעקב תקופתי, ייעוץ ללקוח, תיעוד כל פעולה בתיק, וכן הלאה. כל זה אמור להיות מגולם בסכום שלקוח משלם למשרד. אם המחירים שהמשרד גובה נמוך באופן מוגזם, זה אומר דרשני.
• לרוב, משרדים לעריכת פטנטים דורשים שתשלום שכר הטרחה שלהם יתבצע מראש. הסיבה לכך הינה שעקב הכמות הגבוהה של המנהלה המלווה ניהול משרד לעורכי פטנטים, בעלי המשרד רוצים לחסוך לעצמם את הרדיפה אחר הלקוח כאשר הוא לא עומד בהתחיבויותיו הכספיות.
• נוהגים לומר שפטנט ה"קליק היחיד" של "אמאזון" הוא תעודת עניות למשרד הפטנטים האמריקני. אבל האמת היא שפטנט "הקליק היחיד" הינו תעודת כבוד לעורך הפטנטים שהשיג אותו. כי מאוד קל לקבל פטנט על המצאה גאונית, אבל לקבל פטנט על המצאה טריוויאלית.

על פטנטים

• פטנט ניתן על הצגת פתרון לבעיה ולא על הצגת הבעיה. 
• ניתן לקבל פטנט תוך מספר חודשים. עובדה - אנחנו קבלנו הסכמה להענקת פטנט תוך שבעה ימי עבודה מתאריך רישום הפטנט.
•  הוא יותר כלי התקפי מאשר כלי הגנתי, כי פטנט נותן לבעליו זכות בלעדית לשימוש בהמצאה, ואת הבלעדיות הוא יכול לנצל נגד השחקנים האחרים בשוק בו הוא פועל. לא בכדי יש הכוללים את המילה מונופול בהגדרת המושג פטנט.
• גם אם המוצר שלך מוגן בפטנטים מכל היבט שאפשר לחשוב עליו, אין זה מבטיח שהמוצר הזה לא מפר פטנטים אחרים.
•  אינה להראות לעולם עד כמה הממציא חכם, וגם לא להוות תחליף למאמר אקדמי. המטרה של פטנט היא להעניק לממציא זכויות קנייניות על המצאה.
• על מנת שפטנט יהיה אפקטיבי עליו להיות מספיק רחב על מנת לכסות מקרים שהממציא אפילו לא חשב עליהם, ועליו להיות מכוון אל השחקנים בשוק בו הממציא פועל, על מנת שיעניק לך יתרון על פניהם.
• עובדה ידועה היא שרוב הפטנטים שמתקבלים הינם על המצאות הרחוקות מלהיות מהפכניות כמו הנורה של אדיסון או הטלפון של גרהאם בל. המסקנה המתבקשת מכך היא שבמציאות של ימינו התפקיד שממלא עורך הפטנטים בהשגת פטנט הינו מכריע.
• יש חברות בעלות פורטפוליו מרשים של פטנטים, אבל דל מבחינת ההיקף, ויש חברות בעלות פורטפוליו דל של פטנטים, אבל מרשים מבחינת ההיקף.
• אם ההמצאה שלך מקדימה את זמנה - אפשר להשיג פטנט עבורה במחיר מצחיק.
• טייוואן אינה חתומה על אמנת פאריס וגם לא על אמנת ה- PCT. לכן אם טייוואן נמצאת במוקד העסקים שלך, כדאי לך להגיש בה בקשה לפטנט על המצאה מסויימת בד בבד עם הגשת בקשת הפטנט הראשונה על אותה המצאה במדינה אחרת, שכן זכות הבכורה עשויה שלא להישמר בטייוואן. מכל מקום, בדוק נושא זה עם עורך הפטנטים שלך, כי החוקים משתנים מדי פעם, גם בטייוואן.
• לפני שממהרים לדווח לכל העולם ואשתו על קיבול הפטנט (כלומר הסכמת רשות הפטנטים להעניק פטנט), יש לקחת בחשבון שיש מדינות שבהן לציבור יש זכות לערער על קבלת הפטנט במשך תקופה מסויימת מתאריך קבלתו. ישראל היא אחת מהן.
• כדאי לעקוב באופן קבוע אחר הפטנטים שמקבלים המתחרים שלך על מנת שלא להחמיץ את המועד בו תוכל להגיש ערעור על קבלתם.
• חיפוש פטנטים וידע קודם אינו מדע מדויק, ולכן גם אם נעשה סקר פטנטים קפדני, מקיף ומעמיק, עדיין אין זה אומר שכל הפרסומים הרלוונטיים אכן נמצאו. יתירה מזו, בקשות לפטנטים מתפרסמות רק לאחר שנה וחצי מיום הגשתן, ולכן לא יוכלו לעלות בסקר הפטנטים שנעשה, אבל בעת הבחינה הן עשויות להילקח בחשבון.
• חיפוש פטנטים, ולו יהה קפדני, מקיף ומעמיק, לעולם לא יוכל לתת תשובה מלאה לשאלה האם המצאה היא פטנטבילית, שכן גם אם בחיפוש עלו כל הפרסומים הרלוונטיים, הרי שיש בזה מענה רק לשאלת החידוש, אבל לא לשאלת ההתקדמות ההמצאתית.
• אין די במצבת פטנטים חזקה רק במדינה הנמצאת בפוקוס העיסקי של חברה. כדאי שתהיה מצבת פטנטים חזקה גם במדינה בה מתקיימת פעילות המחקר והפיתוח שלה.
• הפרק החשוב בפטנט הינו פרק התביעות שכן הוא מגדיר את היקף הבעלות על ההמצאה

אתר האינטרנט About מחלק מספר טיפים כיצד לבחור עורך פטנטים     

• בחר עורך פטנטים שהוא גם מהנדס. שתי המיומנויות (משפטית והנדסית) דרושות לבניית מסמך פטנט טוב.
  בחר בעורך פטנטים שהרקע ההנדסי שלו שייך לשטח ההמצאה. יש ארבעה סוגי מהנדסים: בתחום המכניקה, בתחום הכימיה, בתחום האלקטרוניקה, ובתחום מדעי המחשב.
• שאל את עורך הפטנטים מה תחום התמחותו ההנדסית, מה הוותק שלו בענייני פטנטים, כמה מפרטים לפטנט כתב, ועל אילו המצאות.
• בחר רק עורך פטנטים שיכול לתת לך תשובה מה תהיה העלות הכוללת של העבודה. לצורך זה עליך לפרט לעורך הפטנטים את ההמצאה שלך. שאל מה תנאי התשלום.
• בחר רק עורך פטנטים שיכול לתת לך תשובה מה תהיה העלות הכוללת של העבודה. לצורך זה עליך לפרט לעורך הפטנטים את ההמצאה שלך. שאל מה תנאי התשלום.
•  למד על נושא הפטנטים ככל שתוכל, כי זה יקל עליך את העבודה עם עורך הפטנטים שלך.
• אתה יכול להעסיק סוכן פטנטים במקום עורך פטנטים, אבל דע שסוכן פטנטים לא יוכל לייצג אותך בענייני הפרה. (יש להעיר שבארה"ב קיים הבדל בין עורך פטנטים לסוכן פטנטים. בעוד שעורך פטנטים צריך להיות בעל רקע משפטי, סוכן פטנטים צריך להיות בעל רקע הנדסי.

משמעותו של תיקון מספר 10 לחוק הפטנטים

לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון מס' 10 לחוק הפטנטים התשכ"ז – 1967. השינוי המהותי ביותר היה העובדה שפרטי הבקשה לפטנט יפורסמו 18 חודשים מתאריך הבקשה לפטנט בישראל. בעצם כניסת התיקון לתוקף, ישראל מיישרת קו עם רוב מדינות העולם, שנוהגות לגלות את ההמצאה ברבים 18 חודשים מהתאריך בו החלו ההליכים לקבלת פטנט.

כזכור, עד לכניסתו של התיקון לחוק לתוקף, רשם הפטנטים נהג לפרסם רק פרטים ביבליוגראפיים של הבקשה לפטנט, כגון שם ההמצאה, שם הממציא, וכו'. פרטי ההמצאה פורסמו ברבים רק לאחר שהבקשה עברה בחינה מהותית, ונמצאה על ידי בוחני רשות הפטנטים כראויה לקבל פטנט. לאחר שהבחינה המהותית הסתיימה בהצלחה, דבר ההסכמה להעניק פטנט הועמד להתנגדות הציבור במשך שלושה חודשים. אם הציבור לא התנגד בפרק זמן זה להענקת הפטנט, בעל הבקשה היה מקבל פטנט. ברם עתה, משנכנס לתוקף תיקון מס' 10 לחוק הפטנטים, ההמצאה תפורסם ברבים לאחר 18 חודשים מתאריך הבקשה לפטנט ולא לאחר שההמצאה עברה בחינה מהותית ונמצאה על ידי בוחני רשות הפטנטים כראויה לקבל פטנט.

אז מה רע בכך?

אחת הדרישות הבסיסיות להענקת פטנט היא שההמצאה תהיה חדשה ביום התחלת ההליכים לקבלת פטנט. ברם, משפרטי ההמצאה נתפרסמו ברבים, היא מפסיקה להיות חדשה, ובתור שכזו לא ניתן להעניק עליה פטנט במקומות שבם טרם החל תהליך קבלת הפטנט.

לייחודיות של ישראל בהקשר הזה היה יתרון גדול, שכן בעל בקשה לפטנט לא היה חייב להזדרז ולהגיש בקשות לפטנט במדינות אחרות לפני שהבחינה הישראלית הסתיימה בהצלחה (ובכך העניקה אינדיקציה טובה שהסיכויים לקבלת פטנט במדינות אחרות הינו טוב).

מה אפשר לעשות על מנת להתגבר על הבעיה?

התיקון לחוק מאפשר לבעל הבקשה לזנוח את בקשתו לפטנט, ובכך היא לא תפורסם ברבים. אבל במקרה זה בעל ההמצאה יצטרך להגיש בקשה חדשה לפטנט, עובדה שתייקר את ההליך.

אולם יש פתרון נוסף, והוא הגשת בקשה להקדמת הבחינה ("בחינה על אתר"). הקדמת הבחינה יכולה לספק אינדיקציה על הסיכויים לקבל פטנט במקומות אחרים בעולם עוד לפני שפרטי ההמצאה פורסמו ברבים. 

האם השינוי בחוק עולה בקנה אחד עם ההיגיון שמאחורי שיטת הפטנטים?

הלוגיקה שמאחורי שיטת הפטנטים אומרת שהענקת פטנט הינה מעין חוזה בין בעל ההמצאה למדינה: בעל ההמצאה מגלה את פרטי המצאתו לציבור הרחב, ואילו המדינה מעניקה לו מונופול לתקופה מסויימת על המצאתו.  אלא שאם פרטי ההמצאה יפורסמו ברבים גם אם בסופו של דבר לא יוענק פטנט, הרי שהמדינה לא עומדת בהתחייבויותיה.