דו"ח בחינה בבקשה לפטנט
בקשת פטנט היא פנייה לרשם הפטנטים לבחון שההמצאה המתוארת במסמך המוגש אליו ("פירוט לבקשת פטנט") עומדת בקריטריונים להענקת פטנט, כלומר פטנטבילית.
דו"ח בחינה הינו מסמך בו רשות פטנטים מסבירה את הסיבות מדוע לדעתה אין להעניק פטנט על ההמצאה כפי שהוגדרה בתביעות.
במקרים נדירים, הבוחן מטעם רשות הפטנטים מעניק פטנט ללא השגות נוספות. אולם, המקרה השכיח הוא שבוחן הפטנטים מעלה השגות על הפטנטביליות של ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט.
בארה"ב ולמעשה בכל העולם דו"ח בחינה נקרא "Office Action". בבקשותPCT דו"ח זה נקרא "Written Opinion".
בישראל דו"ח בחינה נקרא "הודעה על ליקויים בבקשת פטנט" (סעיף 20 לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967).
הודעה על ליקויים בבקשת פטנט
לגבי הבחינה הישראלית, סעיף 20 לחוק הפטנטים אומר:
20. ראו הרשם או בוחן כי אמצאה אינה כשירה לפטנט או שהבקשה אינה ממלאה אחר ההוראות שבסימן א' לפרק זה, יודיעו למבקש על העילה לאי-כשירות האמצאה או על הליקויים שבבקשה.
אבל למרות זאת דו"ח הבחינה אינו נוקט בלשון "הודעה על אי כשירות לפטנט" אלא בלשון "הודעה על ליקויים בבקשת פטנט", שזו, כאמור, לשון מטעה, ומי שאינו בקיא ברזי הנושא עשוי לחשוב שעורך הפטנטים שלו לא עשה מלאכתו נאמנה.
כמו כן, הרשם נוהג לפרט את סוג הדחייה:
- פ.ק. 25 או פ.ק. 26 - בחינה מהותית (כלומר חידוש, התקדמות המצאתית ותחום פטנטבילי)
- פ.ק. 27 - הודעה על ליקויים לא מהותיים (כלומר תיקון של פגם פורמלי)
ברם, באם דו"ח הבחינה סווג כ- פ.ק. 13, הרי שמדובר בהודעה לפני קיבול, כלומר הרשם מצא שההמצאה כפי שנוסחה בתביעות הינה פטנטבילית, והוא מוכן להעניק עליה פטנט.
נימוקים לדחיית בקשה לפטנט
דו"ח בחינה עשוי להכיל את הנימוקים הבאים לדחיית בקשה לפטנט:
- העדר התקדמות המצאתית. לפי סעיף 5 לחוק הפטנטים הישראלי (מקביל לסעיף 103 לחוק בארה"ב) על המצאה להיות בעלת "התקדמות המצאתית". בשאלה מהי התקדמות המצאתית מתחבטים רשויות הפטנטים ובתי המשפט ברחבי העולם זה שנים, ללמדכם שהנושא מורכב. מכל מקום, אחת הדרכים שהתגבשו בפרקטיקה של הפטנטים להוכיח חוסר התקדמות המצאתית היא להוכיח שניתן להרכיב את ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט מצירוף של חלקים שנלקחו מהפרסומים שצוטטו (ובתנאי שעצם הצירוף הינו עניין מובן אליו למי שעיסוקו בתחום).
- פגמים פרוצדורליים. זה למעשה החלק הפחות מדאיג, שכן ניתן לבצע שינויים בבקשה לפטנט על מנת להתגבר על נקודות כאלה. לכן, גם במקרים בהם אין הצדקה להשגות דו"ח הבחינה על נקודות אלה, בכל זאת נהוג לרצות את הבוחן.
- ההמצאה הנתבעת אינה בתחום פטנטבילי. בישראל המצאות היכולות לקבל הגנת פטנט צריכות להיות בתחום טכנולוגי, בניגוד למשל לשיטות לעשיית עסקים. כמו כן, המצאות על טיפול בבני אדם אינן פטנטביליות בישראל. ארה"ב יותר גמישה, והמצאות בתחום שיטות לעשיית עסקים וטיפול בבני אדם יכולות להיות פטנטביליות. למעשה החוק שונה ממדינה למדינה, וגם עשוי להשתנות מדי פעם.
- ריבוי המצאות. לפי החוקים שהתגבשו בעולם, פטנט ניתן על המצאה אחת בלבד. הבוחן עשוי להצביע על כך שדעתו התביעות תובעות יותר מהמצאה אחת, ולבקש לחלק את התביעות בין מספר בקשות לפטנט, כך שכל אחת מהבקשות תתבע המצאה אחת בלבד.
- תביעות חמדניות. מאחר ונוהגים לנסח את התביעות בצורה כללית מדי, הבוחן עשוי להגיע למסקנה שהתביעות חמדנית ("כלליות מדי" לפי הניסוח המקובל) .
ההתמודדות עם דו"ח הבחינה
ראשית יש לבדוק את נימוקי הבוחן שכן לפעמים הבוחן לא יורד לניואנסים של ההמצאה. לעיתים הבוחן מבין את ההמצאה אך בכוונה תחילה הוא מעלה את ההשגות, כדי שמבקש הפטנט יטרח ויעלה על הכתב את נימוקי ההמצאתיות לעומת אותם הציטוטים, ולא הוא.
לאחר שנימוקי הבוחן נלמדו, בייחוד עמידתה של ההמצאה בדרישות החידוש וההתקדמות ההמצאתית לאור הציטוטים שהביא, מגיש בקשה לפטנט יכול לשנות את התביעות ואף את הניסוח של פירוט הבקשה שלו לפטנט, בדרך כלל במטרה לצמצם את גבולות ההמצאה הנתבעת. במידה ומגיש בקשה לפטנט מגיע למסקנה שהבוחן שגה, הוא יכול לנמק מדוע.
מענה לדו"ח הבחינה
השגותיו של בעל בקשה לפטנט ("מענה לדו"ח הבחינה") צריכות להיות ערוכות לפי המקובל במדינה בה הוגשה הבקשה לפטנט. הבקשה לפטנט נבחנת שוב לאור התשובה ו/או השינויים שנעשו. במידה והבוחן מקבל את השינויים ו/או הנימוקים, הוא מודיע על כך למבקש הבקשה. במידה ולא, אזי הוא מנפיק דו"ח בחינה חדש.
הליך זה (דו"ח בחינה ומענה לדו"ח) יכול להתרחש יותר מפעם אחת.
מאמר זה עוסק בדרישה הפורמלית לרישום פטנט בישראל ותהליך הרישום מול רשות הפטנטים הישראלית.
ראשית יש לבדוק את נימוקי הבוחן שכן לפעמים הבוחן לא יורד לניואנסים של ההמצאה. לעיתים הבוחן מבין את ההמצאה אך בכוונה תחילה הוא מעלה את ההשגות, כדי שמבקש הפטנט יטרח ויעלה על הכתב את נימוקי ההמצאתיות לעומת אותם הציטוטים, ולא הוא.
