מאמרים בנושאי פטנטים #דו"ח בחינה

דו"ח בחינה בבקשה לפטנט 

בקשת פטנט היא פנייה לרשם הפטנטים לבחון שההמצאה המתוארת במסמך המוגש אליו ("פירוט לבקשת פטנט") עומדת בקריטריונים להענקת פטנט, כלומר פטנטבילית.

דו"ח בחינה הינו מסמך בו רשות פטנטים מסבירה את הסיבות מדוע לדעתה אין להעניק פטנט על ההמצאה כפי שהוגדרה בתביעות.
במקרים נדירים, הבוחן מטעם רשות הפטנטים מעניק פטנט ללא השגות נוספות. אולם, המקרה השכיח הוא שבוחן הפטנטים מעלה השגות על הפטנטביליות של ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט.
בארה"ב ולמעשה בכל העולם דו"ח בחינה נקרא "Office Action". בבקשותPCT  דו"ח זה נקרא "Written Opinion".
בישראל דו"ח בחינה נקרא "הודעה על ליקויים בבקשת פטנט" (סעיף 20 לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967).

הודעה על ליקויים בבקשת פטנט 
לגבי הבחינה הישראלית, סעיף 20 לחוק הפטנטים אומר:

20. ראו הרשם או בוחן כי אמצאה אינה כשירה לפטנט או שהבקשה אינה ממלאה אחר ההוראות שבסימן א' לפרק זה, יודיעו למבקש על העילה לאי-כשירות האמצאה או על הליקויים שבבקשה.

 אבל למרות זאת דו"ח הבחינה אינו נוקט בלשון "הודעה על אי כשירות לפטנט" אלא בלשון "הודעה על ליקויים בבקשת פטנט", שזו, כאמור, לשון מטעה, ומי שאינו בקיא ברזי הנושא עשוי לחשוב שעורך הפטנטים שלו לא עשה מלאכתו נאמנה.
כמו כן, הרשם נוהג לפרט את סוג הדחייה:

• פ.ק. 25 או פ.ק. 26 - בחינה מהותית (כלומר חידוש, התקדמות המצאתית ותחום פטנטבילי)
• פ.ק. 27 - הודעה על ליקויים לא מהותיים (כלומר תיקון של פגם פורמלי)

ברם, באם דו"ח הבחינה סווג כ- פ.ק. 13, הרי שמדובר בהודעה לפני קיבול, כלומר הרשם מצא שההמצאה כפי שנוסחה בתביעות הינה פטנטבילית, והוא מוכן להעניק עליה פטנט.

נימוקים לדחיית בקשה לפטנט

דו"ח בחינה עשוי להכיל את הנימוקים הבאים לדחיית בקשה לפטנט: 

• העדר התקדמות המצאתית. לפי סעיף 5 לחוק הפטנטים הישראלי (מקביל לסעיף 103 לחוק בארה"ב) על המצאה להיות בעלת "התקדמות המצאתית". בשאלה מהי התקדמות המצאתית מתחבטים רשויות הפטנטים ובתי המשפט ברחבי העולם זה שנים, ללמדכם שהנושא מורכב. מכל מקום, אחת הדרכים שהתגבשו בפרקטיקה של הפטנטים להוכיח חוסר התקדמות המצאתית היא להוכיח שניתן להרכיב את ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט מצירוף של חלקים שנלקחו מהפרסומים שצוטטו (ובתנאי שעצם הצירוף הינו עניין מובן אליו למי שעיסוקו בתחום). 
• פגמים פרוצדורליים. זה למעשה החלק הפחות מדאיג, שכן ניתן לבצע שינויים בבקשה לפטנט על מנת להתגבר על נקודות כאלה. לכן, גם במקרים בהם אין הצדקה להשגות דו"ח הבחינה על נקודות אלה, בכל זאת נהוג לרצות את הבוחן. 
• ההמצאה הנתבעת אינה בתחום פטנטבילי. בישראל המצאות היכולות לקבל הגנת פטנט צריכות להיות בתחום טכנולוגי, בניגוד למשל לשיטות לעשיית עסקים. כמו כן, המצאות על טיפול בבני אדם אינן פטנטביליות בישראל. ארה"ב יותר גמישה, והמצאות בתחום שיטות לעשיית עסקים וטיפול בבני אדם יכולות להיות פטנטביליות. למעשה החוק שונה ממדינה למדינה, וגם עשוי להשתנות מדי פעם. 
• ריבוי המצאות. לפי החוקים שהתגבשו בעולם, פטנט ניתן על המצאה אחת בלבד. הבוחן עשוי להצביע על כך שדעתו התביעות תובעות יותר מהמצאה אחת, ולבקש לחלק את התביעות בין מספר בקשות לפטנט, כך שכל אחת מהבקשות תתבע המצאה אחת בלבד. 
• תביעות חמדניות. מאחר ונוהגים לנסח את התביעות בצורה כללית מדי, הבוחן עשוי להגיע למסקנה שהתביעות חמדנית ("כלליות מדי" לפי הניסוח המקובל) .

ההתמודדות עם דו"ח הבחינה

ראשית יש לבדוק את נימוקי הבוחן שכן לפעמים הבוחן לא יורד לניואנסים של ההמצאה. לעיתים הבוחן מבין את ההמצאה אך בכוונה תחילה הוא מעלה את ההשגות, כדי שמבקש הפטנט יטרח ויעלה על הכתב את נימוקי ההמצאתיות לעומת אותם הציטוטים, ולא הוא. 

לאחר שנימוקי הבוחן נלמדו, בייחוד עמידתה של ההמצאה בדרישות החידוש וההתקדמות ההמצאתית לאור הציטוטים שהביא, מגיש בקשה לפטנט יכול לשנות את התביעות ואף את הניסוח של פירוט הבקשה שלו לפטנט, בדרך כלל במטרה לצמצם את גבולות ההמצאה הנתבעת. במידה ומגיש בקשה לפטנט מגיע למסקנה שהבוחן שגה, הוא יכול לנמק מדוע.

מענה לדו"ח הבחינה

השגותיו של בעל בקשה לפטנט ("מענה לדו"ח הבחינה") צריכות להיות ערוכות לפי המקובל במדינה בה הוגשה הבקשה לפטנט. הבקשה לפטנט נבחנת שוב לאור התשובה ו/או השינויים שנעשו. במידה והבוחן מקבל את השינויים ו/או הנימוקים, הוא מודיע על כך למבקש הבקשה. במידה ולא, אזי הוא מנפיק דו"ח בחינה חדש.
הליך זה (דו"ח בחינה ומענה לדו"ח) יכול להתרחש יותר מפעם אחת.

המונח A person having ordinary skill in the art, או בתרגום חופשי "איש מקצוע מן השורה", הוא מונח המשמש למבחנים שונים בתחום הפטנטים. מאחר וראשי התיבות של המונח, PHOSITA, יוצרים שם קליט, יש המשתמשים בשם זה, במיוחד במסגרות לא רישמיות. 

פוסיטה, או כפי שנקרא לו כאן ברוח הימים האלה, פ', הוא פיקציה משפטית, דמות דמיונית לחלוטין שמערכת המשפט עושה בה שימוש. בדומה ל- ב', הלו הוא בוזגלו הידוע מ"מבחן בוזגלו" של השופט העליון ברק, המדובר בדמות שמערכת המשפט מייחסת לה תכונות מסויימות המשמשות אותה לצורך מבחן משפטי.

ב', בוזגלו, הוא אזרח מן השורה, בניגוד לבעל שררה או מי שיש לו מהלכים בחלונות הגבוהים. וגם פ', פוסיטה, הוא בעל מקצוע מן השורה. הוא לא גאון הדור, כי אחרת לא היה יכול להיחשב לבעל מקצוע מן השורה, אלא בעל מקצוע "ממוצע" כפי שהגדיר אותו חוק הפטנטים הישראלי. ואין הכוונה אפילו לבעל מקצוע כאינדיבידואל, אלא לרמת ידיעות ממוצעת בתחום ההמצאה, ולכן בעל מקצוע יכול להיחשב גם צוות שלם.

על מנת שהמצאה תהיה כשירה לקבלת פטנט, עליה לעמוד במספר קריטריונים שהחשובים ביניהם הינם מבחן החידוש ומבחן ההתקדמות ההמצאתית, ובשניהם מככב מיודענו פ', בעל המקצוע מן השורה. אשר על כן יש המתלוצצים ואמרים ש- פ' הוא כוכב גדול בתחום הפטנטים.

מבחן החידוש הוא קל יחסית. הוא אומר שאם נמצא פרסום אשר קדם לתאריך הבקשה לפטנט, והפרסום מגלה את ההמצאה ברמת פירוט כזו שאיש מקצוע יוכל לבצעה, הרי שההמצאה אינה כשירת פטנט. כלומר, לא מספיק שדבר ההמצאה פורסם, אלא שמהפרטים שהופיעו באותו פרסום יוכל איש מקצוע, כמו למשל מיודענו האזרח פ', לבצע את ההמצאה. 

לדוגמא, חברת אינטל פרסמה ידיעה שמהנדסיה פיתחו שבב מסוג מסוים הפועל במהירות כפולה מכל שבב אחר מאותו סוג. האם הפרסום קביל על מנת שימנע ממישהו אחר לקבל פטנט על שבב מאותו סוג הפועל במהירות כפולה מכל הידוע עד אז? בוודאי שלא, שכן איש מקצוע, ואפילו צוות של מדענים, לא היה יכול לבצע את ההמצאה רק מהידיעה שמישהו אחר הצליח להכפיל את מהירותם של שבבים מסוג מסוים. לפיכך, אם מישהו ימצא פתרון כיצד לגרום לשבב מאותו סוג לעבוד במהירות כפולה, לא הפרסום של אינטל הוא שימנע ממנו לקבל פטנט. 

מבחן ההתקדמות ההמצאתית הוא מבחן בעייתי מאחר וקשה לקבוע באופן אובייקטיבי מהו ניצוץ המצאתי. לפי הפרקטיקה של הפטנטים ברבות מהמדינות נקבע שאם הפער בין הידע הכללי שהיה ביום הגשת הבקשה לפטנט לבין המצאה מסויימת הוא כזה שאיש מקצוע מן השורה היה מסוגל לחשוב עליו, הרי שאין בהמצאה התקדמות המצאתית, ולכן היא אינה כשירה לקבל פטנט. כלומר, מטרת המחוקק במקרה זה היתה לספק לבוחני הפטנטים קריטריון לקבוע מהי התקדמות המצאתית. אלא שמבחן זה הינו עדיין בעייתי, שכן קשה לקבוע חד משמעית מה רמת ידיעותיו של פ', ועוד יותר מזה מה יכולותיו.

הפרקטיקה של הפטנטים ניסתה להתגבר על בעיה זו באמצעות המבחן הבא: אם נמצאו מספר פרסומים שכל אחד מגלה חלק של ההמצאה וצירופם יחד מניב את ההמצאה, הרי שאין בהמצאה ניצוץ המצאתי, והסיבה לכך היא ההנחה שאיש מקצוע מן השורה, האזרח פ', היה יכול להגיע בכוחות עצמו להמצאה מצירופם של חלקים אלה. אחת הדוקטרינות לעניין זה היא דוקטרינת ה- TSM, ראשי התיבות של Teaching / Suggestion / Motivation. לפי דוקטרינה זו אם: (א) יש פרסומים קודמים שכל אחד מהם מתאר חלק אחר של ההמצאה, (ב) מצירופם יחד ניתן לקבל את ההמצאה, ו- (ג) יש פרסום קודם המציע לצרף את החלקים או שלפחות קיימת מוטיבציה לצירופם - הרי שההמצאה לא עומדת בקריטריון ההתקדמות ההמצאתית, ומכאן שאינה ראויה להגנת פטנט.

אם כן, ל-  פ' מייחסים שתי תכונות נוספות: (א) שהוא מכיר את כל הפרסומים בתחומו, ו- (ב) שהוא מסוגל להגיע להמצאה על ידי צירופם של החלקים המתאימים. יש האומרים שזו איוולת שכן ספק אם יש בנמצא איש מקצוע מן השורה שמכיר את כל הפרסומים בתחומו, וגם אם נמצא איש מקצוע כזה עדיין אין זה אומר שהרעיון לשלב את המרכיבים שהוא מכיר בכדי לפתור בעיה מסויימת אכן היה עולה בדעתו. ובכלל, יש מקרים שעצם העלאת הבעיה היא החלק המרכזי בהמצאה, ואילו הפתרון הינו טריוויאלי, כך שעניין הצירוף אינו תמיד קריטריון הוגן לשלילת התקדמות המצאתית.