מאמרים בנושאי פטנטים #בקשה ארעית

בפעם הראשונה שנתקלתי בביטוי "פטנט פרוביזורי" חשבתי שמדובר בבדיחה לא מוצלחת של שרלטן שלא מבין על מה הוא מדבר. לאחר שנתקלתי בביטוי המוזר הזה עוד פעם ועוד פעם, ואפילו שמתי לב שמנוע החיפוש Google מציין שהביטוי המוזר הזה מופיע 620 פעמים, החלטתי לבדוק האם אין כאן איזה סוג של קניין רוחני שאני מפספס.

אז, לא. לא טעיתי. אין חיה כזאת שנקראת "פטנט פרוביזורי". גם מי שמכריז בריש גלי על "פטנט פרוביזורי" אומר באותיות הקטנות שמדובר בהליך מקדים ולא בהליך מקוצר לקבלת פטנט. אך מי שלא קורא את האותיות הקטנות עשוי ליפול בפח, ולחשוב שנפל על מציאה. כשלעצמי, אני לא קונה מבית עסק שמפרסם שהוא מוכר מוצר בחצי מחיר, אבל כאשר אני מגיע למקום, מספרים לי שבדיוק היום המוצר אזל...

הבה נעמיד דברים על דיוקם. המונח Provisional Application, בקשה מקדימה בתרגום חופשי, מתייחס להליך ייחודי למשרד הפטנטים האמריקני USPTO שבו הממציא יכול לתאר את המצאתו בצורה פחות פורמאלית מאשר בבקשה לפטנט לא פרוביזיונאלית, וזאת במטרה שלא לעכב את התחלת הליך קבלת הפטנט, וכתוצאה מכך לתפוס תאריך בכורה מוקדם ככל האפשר. את בקשתו הקבועה הוא יכול להגיש בתוך שנה מתאריך הגשת הבקשה הפרוביזיונאלית, ולציין בה שהוא דורש להכיר בתאריך הגשת הבקשה הפרוביזיונאלית כתאריך הבכורה. לא הגיש בקשה לפטנט המסתמכת על הבקשה הפרוביזיונאלית, הוא מאבד את הזכויות על תאריך הבכורה.

כידוע בקשות פרוביזיונאליות כמעט ולא עמדו במבחן בית המשפט, ולכן הספק צריך להטריד כל מי שבחר מסלול זה, ויותר מזה את עורך הפטנטים שלו. לפיכך, בואו נשאל את השאלה הפשוטה אילו יתרונות ההליך הפרוביזיונאלי אמור לתת, והאם זה שווה את הסיכון והעלות הכספית הכרוכה בכך.

יתרונו הגדול של ההליך הפרוביזיונאלי הוא השגת תאריך בכורה באופן פשוט יחסית מבחינת הפורמאליסטיקה. אמנם בקשה פרוביזיונאלית לא נבחנת, אבל ברגע המבחן, כשמנסים לאכוף פטנט שהסתמך על בקשה ארעית, הדבר הראשון שייבחן הוא עמידתה של הבקשה הפרוביזיונאלית בקריטריונים הנדרשים לקבלת פטנט.

למשל, על מנת שהמצאה אכן תהיה ראויה לקבל את תאריך הבכורה הפרוביזיונאלי היא אמורה להיות מפורטת בבקשה הפרוביזיונאלית ברמה כזו שאיש מקצוע יוכל לבנות פי התיאור  דגם של ההמצאה, ממש כמו רמת הפירוט הנדרשת מבקשה רגילה לפטנט. ההימנעות לעשות זאת, כפי שזה נעשה לעיתים בבקשות פרוביזיונאליות, עשויה לעלות ביוקר בשלב אכיפת הפטנט שכן אם נושא מסוים לא תואר בדרגת הפירוט הנדרשת, הצד שכנגד עשוי לטעון שתאריך הבכורה שהושג באמצעות הבקשה הפרוביזיונאלית אינו קביל, ולא מן הנמנע שזה יגרור לביטול הפטנט, כפי שזה אכן קרה בפרשת New Rail head MFG, LLC v. Vermeer Mfg. Co.

יש מי שיאמר שבבקשה פרוביזיונאלית אין צורך להוסיף תביעות, לפחות מבחינת משרד הפטנטים האמריקני. אבל זה לא חוסך מאום שכן בזמן הגשת הבקשה הרגילה במילא יהיה צורך להוסיף תביעות. כלומר, בסך הכל נשיג את דחית ההוצאה הכספית למועד מאוחר יותר.

ויהיה מי שיאמר שבקשה פרוביזיונאלית יכולה להיכתב על ידי הממציא בעצמו, בלי עזרת עורך פטנטים. האמנם? אני למשל לא הייתי סומך על עצמי וקונה דירה בלי ליווי של עורך דין המתמחה בכך. עריכת פטנטים היא מקצוע הדורש התמחות, ופעולה בלא עורך פטנטים עשויה לעלות ביוקר בשלב מאוחר יותר.

ויש המאמינים שההליך המזורז נותן לממציא רמה מסויימת של בטחון במגעיו עם משקיעים פוטנציאליים, ובשל כך הוא לא מחתים אותם על הסכם סודיות. האמנם? נניח שבעל ההמצאה מחליט להמשיך את ההליך הפרוביזיונאלי ולהגיש בקשה לפטנט רק בארה"ב, אולם לא באירופה כי זה יקר מדי עבורו. המשקיע, ביודעו את כוונתו של הממציא שלא להגיש בקשה לפטנט באירופה, מחליט להגיש בעצמו בקשה כזו ומבלי לשתף את הממציא בסוד הדברים. במקרה זה גם הממציא וגם המשקיע עשויים לקבל פטנט, האחד בארה"ב והשני באירופה. אמנם הממציא לא ניזוק, אבל מישהו אחר התעשר על חשבונו.

אחד הדברים היותר מוזרים שאני נתקל בהם בנושא זה הוא בקשה שנערכה על ידי עורך פטנטים, אבל מוגשת כבקשה פרוביזיונאלית. שני תירוצים יכולים להיות לכך: פשטות הגשת הבקשה, ופריסת העלות כך שהסכום המיידי שיש צורך לגייס הינו נמוך (ואח"כ אלהים גדול). לטעמי שני הנימוקים שגויים.

לגבי פריסת העלות - בקשה פרוביזיונאלית המוגשת על ידי עורך פטנטים תעלה כמעט כמו הגשת בקשה רגילה בארה"ב, ובתום השנה מגיש הבקשה יצטרך לשלם שוב את אותו סכום עבור הבקשה הקבועה. לגבי הגשה על ידי בעל ההמצאה ללא עזרת עורך פטנטים, יש לקחת בחשבון שהליך הבחינה האמריקני הוא כל כך פורמליסטי עד שבהגשת הבקשה בלא עזרה מקצועית יש סיכון, וכאשר בעל הבקשה מחליט באין ברירה למסור את התיק לטיפולו של עורך פטנטים, תיקון הנזקים עשוי לעלות לו הרבה יותר יקר.

האם זה כדאי?

תאריך הבכורה והדרכים להקדמתו

הרשימה דנה בפתרונות שמצאו רשויות הפטנטים בארה"ב לבעיה זו: שנת חסד, מסמך גילוי המצאה ובקשות ארעיות לפטנט. יש להדגיש שמאז תוקן החוק האמריקאי, חלק מהאפשרויות כבר לא קיים.

ב- 14 בפברואר בשנת 1876 נכנסו למשרד הפטנטים בניו יורק שני ממציאים והגישו כל אחד בנפרד בקשה לפטנט על אותה המצאה, שזכתה להיקרא ברבות הימים בשם "טלפון". שמו של הממציא הראשון, אלכסנדר גרהאם בל, מוכר לכולם, ואילו שמו של הממציא השני, אלישע גריי, נשאר אנונימי למרות שהוא המציא את אותה המצאה. הסיבה לכך שאלכסנדר גרהאם בל זכה בכל הקופה היא שהוא הקדים בשעתיים את אלישע גריי בהגשת הבקשה לפטנט, ולכן הוא היה זה שקיבל פטנט על ההמצאה.

תאריך בכורה

התאריך בו הוגשה לראשונה בקשה לפטנט על המצאה מסוימת נקרא "תאריך בכורה". בקשות לפטנט על אותה המצאה יכולות להיות מוגשות על ידי בעל ההמצאה במספר מדינות, ותאריך הבכורה של בקשות אלה הוא התאריך בו הוגשה לראשונה בקשה לפטנט על ההמצאה במדינה כלשהי בעולם. שאלת החדשנות וההתקדמות ההמצאתית נבחנת רק לאור פרסומים שקדמו לתאריך הבכורה, ומכאן חשיבותו של תאריך זה כמעט בכל היבט של נושא הפטנטים. ככל שתאריך הבכורה מוקדם יותר, כן הסיכויים למצוא פרסומים שיכולים להעיב על הפטנטביליות של ההמצאה קטנים יותר. יתירה מזו, אחת הדרכים לבטל פטנט היא על ידי הצגת פרסום שקדם לתאריך הבכורה ומתאר את ההמצאה.

קיימים מכשולים לקבלת תאריך בכורה סמוך למועד המצאת ההמצאה. כתיבת המפרט לבקשה לפטנט הוא הליך שבדרך כלל לוקח זמן. כמו כן אם מחקר נמצא עדיין בעיצומו ואלמנטים נוספים עשויים להתווסף להמצאה, הממציא נאלץ לחכות עם הגשת הבקשה לפטנט עד אשר יתקבלו תוצאות יותר טובות. בהתאם לכך תאריך הגשת הבקשה הראשונה לפטנט על המצאה מסוימת, ועימו קביעת תאריך הבכורה, עשוי להתאחר. המחוקק האמריקני שהיה ער לבעיה זו ניצל את שיטת הפטנטים האמריקנית השונה מזו של שאר מדינות העולם, והביא מספר פתרונות יצירתיים על מנת להקל על מצוקת הממציאים בעניין זה.

מחברות מעבדה

השוני של שיטת הפטנטים האמריקנית ביחס לזו הנהוגה ברוב מדינות העולם מתבטא בכך שבארצות הברית פטנט מוענק לראשון שהמציא את ההמצאה, ולא לראשון שהגיש עליה בקשה לפטנט. לעומת זאת ברוב מדינות העולם, כולל ישראל, מי שזכאי לקבל פטנט על המצאה הוא הראשון שהגיש את הבקשה לפטנט על ההמצאה, ולאו דווקא הראשון להמציא את ההמצאה. לכן, לפי שיטת הפטנטים האמריקנית מי שיכול להוכיח כי הוא הראשון שהמציא המצאה מסוימת יהיה זכאי לקבל פטנט על ההמצאה גם אם אחר הקדימו והגיש בקשה לפטנט על אותה המצאה. אלא שיש כמובן קושי אובייקטיבי להוכיח מי הראשון להמציא המצאה.

אחת הדרכים בהן מכוני מחקר מוכיחים מהו התאריך שבו הם המציאו המצאה הינה באמצעות תיעוד מסודר של הפיתוחים והניסויים הנעשים בתחומן, מה שמכונה "מחברות מעבדה". אבל מחברות מעבדה נהוגות בדרך כלל במכוני מחקר, ואילו שאר המשק לא כל כך מקפיד על נהלים כאלה, אם בכלל.

מסמך גילוי המצאה

על מנת לעזור לאותו מכון לתמוך באמיתות מחברות המעבדה, משרד הפטנטים האמריקני נתן בידי הממציא כלי בשם "מסמך גילוי המצאה". מסמך גילוי ההמצאה הינו למעשה מסמך המתאר פיתוח שנעשה על ידי הממציא. הוא נמסר לידי משרד הפטנטים האמריקני למשמרת למשך שנתיים. בתום השנתיים, אם יתברר שלא היה במסמך גילוי ההמצאה שימוש לצורך הוכחת תאריך המצאת ההמצאה, הוא מושמד. עלות הרישום של מסמך גילוי המצאה הינה זעומה, כך שאינה מכבידה על התקציב של הממציא. הגשת בקשה לרישום מסמך גילוי המצאה עולה 10$, והעתק מאושר של המסמך עולה 25$ (גם אם האגרות שונו מאז רגע כתיבת שורות אלה, סדרי הגודל עדיין דומים). מסמך גילוי המצאה נקרא באנגלית Disclosure Document. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר משרד הפטנטים האמריקני. על מסמך גילוי ההמצאה חל כלל נוסף והוא הוכחת השקדנות (diligence) בפיתוח ההמצאה. כלומר, באם לא הוגשה בקשה לפטנט מיד לאחר רישום מסמך גילוי ההמצאה, ולא הוכח שהממציא המשיך לפתח את המצאתו, אזי מסמך גילוי ההמצאה לא יהיה אפקטיבי.

שנת חסד

אמצעי נוסף שהוא פועל יוצא משיטת הפטנטים האמריקנית הוא "שנת החסד". לפי החוק האמריקני מיום שממציא המציא את המצאתו עומדת לרשותו שנה להגיש בקשה לפטנט על ההמצאה, שנה שבה ישמרו לו מלוא זכויותיו על אותה המצאה. שנה זו נקראת באנגלית Grace Period. מבחינת החוק האמריקני הממציא יכול לתת פרסום להמצאתו לפני הגשת הבקשה לפטנט, וזה לא יפגע כהוא זה בזכותו של הממציא לקבל פטנט על ההמצאה בארצות הברית. אבל, מבחינת החוק של רוב מדינות העולם, הפרסום של ההמצאה לפני הגשת הבקשה לפטנט ישלול מהממציא את הזכות לקבל פטנט על המצאתו במדינות אלה, שכן המצאה שפורסמה ברבים לפני הגשת הבקשה לפטנט כבר אינה חדשה.

בקשה ארעית - Provisional Application

מחברות המעבדה, מסמך גילוי ההמצאה ושנת החסד אינם מעניקים תאריך בכורה, אלא רק משמשים את הממציא להוכיח שהוא היה הראשון להמציא המצאה מסוימת. אבל המחוקק האמריקני נתן בידי הממציא כלי נוסף שבאמצעותו הוא יכול לקבל תאריך בכורה בהליך מזורז – בקשה ארעית לפטנט, ובאנגלית Provisional Application.

לבקשה ארעית לפטנט יש מספר יתרונות: אין כל חובה לכתוב אותה לפי הכללים הפורמליים הנוקשים של בקשות לפטנט, היא אינה נבחנת, ומבחינת החוק האמריקני היא אינה חייבת אפילו לכלול ולו תביעה אחת. כל שהיא צריכה זה לתאר את ההמצאה ואת דרכי המימוש שלה בצורה כזו שאיש מקצוע יוכל לבצעה. עם הגשת הבקשה הארעית לפטנט מקבל הממציא תאריך בכורה על המצאתו. מרגע הגשת הבקשה הארעית עומדת לרשותו של הממציא שנה להגיש בארצות הברית את הבקשה לפטנט המסתמכת על תאריך הבכורה של הבקשה הארעית. אמנת ה- PCT מכירה בבקשה ארעית לפטנט לצורך תאריך בכורה, כך שאת בקשת ההמשך ניתן להגיש גם לארגון העולמי לקניין רוחני WIPO, כלומר בקשת PCT. חשוב לזכור שתקופה זו לא ניתנת להארכה.

העובדה שכמעט ואין דרישות פורמליות מבקשה ארעית לפטנט מקלה על הממציא לבצע את הליך רישום הבקשה הארעית, ואפילו בלא עזרת עורך פטנטים. כל שעליו לעשות הוא למלא את הטופס המתאים הזמין לציבור דרך האינטרנט, לשלם את האגרה, לתאר את המצאתו בפירוט כזה שאיש מקצוע יוכל לבצעה, ולשלוח את הבקשה למשרד הפטנטים האמריקני. האגרה לבקשות ארעיות הינה נמוכה ביותר, ועומדת ברגע כתיבת שורות אלה על 100 דולר אמריקני בלבד.

המשמעות של ההכרה על ידי  WIPO בתאריך בכורה שהושג באמצעות בקשה ארעית היא שניתן להתבסס על תאריך בכורה זה לצורך בקשה מקבילה לפטנט כמעט בכל מקום אחר בעולם. מבחינת מעשית זה אומר שבעקבות הגשת בקשה ארעית לפטנט יש להגיש בקשת PCT, שממנה ניתן להגיש נגזרות כמעט בכל מקום אחר בעולם. אבל יש לזכור שקבילותן של בקשות ארעיות לצורך תאריך בכורה עדיין לא נבחנה בדיון משפטי, עם כל המשתמע מכך. יתירה מזו, מאחר והתוכן של בקשה ארעית לפטנט לא נבחן על ידי משרד הפטנטים האמריקני, קבילותו של פטנט שהחל דרכו בבקשה ארעית עשוי להיות מותקף בבית משפט על ידי המתחרים בגלל הסיכוי שהוא ערוך פחות טוב מהבקשה לפטנט עצמה, והם ינסו בוודאי להוכיח שההמצאה נשואת הפטנט לא תוארה בבקשה הארעית, או לפחות שהתיאור שלה לא היה מספיק מפורט על מנת שאיש מקצוע ממוצע יוכל לבצעה, בניגוד למה שדורש החוק במרבית מדינות העולם.

נשמע מסובך? אכן כך. אז הבה נתרכז בשורה התחתונה. אפשר להשתמש בבקשה ארעית לפטנט בארה"ב על מנת להקדים את תאריך הבכורה, אך יחד עם זאת חשוב לזכור (א) לתאר את ההמצאה בפירוט מספיק על מנת שאיש מקצוע יוכל ליישמה, (ב) להגיש מהר ככל האפשר את הבקשה הקבועה בארה"ב ו/או בקשת PCT, ו- (ג) להבין שתאריך בכורה שהושג באמצעות הליך ארעי אמריקני עדיין לא עמד במבחן בית המשפט.

מאת ראובן ברמן, עורך פטנטים