אסטרטגיות רישום רב-לאומי
מאת ראובן ברמן, עו"פ
הרשימה דנה בהגשת בקשות לפטנט על אותה המצאה במספר מדינות 
אילו היה ניתן לקבל פטנט בינלאומי, אין ספק שזה היה מקל על ציבור הממציאים. אלא שפטנט בינלאומי הינו עדיין בגדר חלום רחוק, שכן פטנט הוא זכות קניינית הניתנת על ידי מדינה, ומדינה לא תוותר על זכות זו בנקל, בין אם משיקולים ריבוניים ובין אם משיקולים כלכליים. ההתמודדות עם יותר מרשות פטנטים אחת מייקרת את ההוצאה על הפטנט, ולכן בעל המצאה המעוניין לרשום פטנט על אותה המצאה ביותר ממדינה אחת, חייב לנתב את הדרך בין מגוון האפשרויות על מנת שיוכל לקבל פטנט על אותה המצאה בכמה שיותר מדינות ובכמה שפחות הוצאות, ואין זה משנה אם הוא תאגיד או אדם פרטי..
המכשול העיקרי העומד בפני הממציא הוא חוסר אינדיקציה מספקת לגבי הסיכויים לקבל פטנט על ההמצאה. אילו לממציא היתה תשובה נאמנה לשאלה זו, אין ספק שזה היה מקל עליו להגיע להחלטה האם להגיש בקשה לפטנט על אותה המצאה במספר מדינות, ובאילו מדינות. אלא שברוב המקרים עליו להחליט בנושא זה כשבידו מידע חלקי בלבד.
כאמור, החלטה בדבר הענקת פטנט נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מדינה. יחד עם זאת, במטרה לעזור לממציא בהליך של קבלת פטנט במספר מדינות, רוב המדינות חתמו על אמנות שמטרתם הסדרת נושאים הקשורים לפטנטים ולקניין רוחני בהם יש לאותן מדינות עניין משותף.
האמנות היותר חשובות בתחום הקניין הרוחני הן אמנת פאריס, אמנת ה- PCT והאמנה האירופית.
אמנת פאריס
אמנת פאריס קובעת שני עקרונות יסוד חשובים בנושא הקניין הרוחני: (א) לנתין מקומי ולנתין זר של כל אחת מהמדינות החתומות על האמנה יינתן יחס שווה; (ב) זכות הבכורה תשמר לזמן קצוב, והוא 12 חודשים לפטנט, 6 חודשים לסימני מסחר ומדגמים. כלומר, מי שהגיש בקשה לפטנט באחת ממדינות האיגוד (מדינות שחתומות על אמנת פאריס), יכול להגיש את אותה בקשה במדינת איגוד אחרת בתוך שנה מהגשת הבקשה הראשונה, ועדיין ישמרו לו הזכויות על ההמצאה בכל מדינות האיגוד, כולל תאריך הבכורה.
סעיפים חשוב נוסף קובע שכל מדינה הינה עצמאית בבואה לבחון פטנטביליות של המצאה, ואין היא חייבת לאמץ מסקנות של מדינה אחרת לגבי נושא זה, בין אם המדובר בהענקת פטנט ובין אם המדובר בסירוב להעניקו.
אמנת פאריס מאפשרת לממציא לדחות את מועד הגשתן של בקשות נוספות לפטנט על אותה המצאה במדינות אחרות ("בקשות מקבילות") לפרק זמן של עד שנה מתאריך הגשת הבקשה הראשונה. אלא שפרק זמן זה אינו מספיק על מנת לקבל תשובה לשאלה העיקרית בה מתחבט הממציא, והיא הסיכויים לקבל פטנט על המצאתו, שכן במרבית המקרים רשויות הפטנט אינן מפיקות את דו"ח הבחינה הראשון, המהווה אינדיקטור חשוב לשאלה זו, בפרק זמן של פחות משנה מתאריך הגשת הבקשה לפטנט.
אמנת ה-PCT
כאמור, השנה שניתנת מכח אמנת פאריס לממציא לדחות את הגשת הבקשות לפטנט על המצאה מסויימת במקומות שונים בעולם אינה עוזרת לממציא בשאלה העיקרית בה הוא מתחבט והיא קבלת אינדיקטור על הסיכוי של המצאתו לקבל פטנט. אמנם חוות דעתן של רשויות הפטנטים במדינה אחת אינה מחייבת את רשויות הפטנטים של מדינה אחרת, וגם חוקי הפטנטים במדינה אחת עשויים להיות שונים מחוקי הפטנטים במדינה אחרת, אבל בכל זאת חוות דעת ראשונית של משרד פטנטים, בייחוד אם הוא משרד בעל מוניטין כמו משרד הפטנטים האמריקאי או האירופי, מהוות אינדיקטור חשוב לשאלת הפטנטביליות של המצאה.
פתרון חלקי לבעיה זו נמצא באמנת ה- PCT. אמנה זו כוללת שני סעיפים חשובים: הראשון הוא הארכת הזכות להגיש בקשות לפטנט על אותה המצאה לפרק זמן של עד 30 חודשים מתאריך הבכורה, כלומר שנה וחצי יותר מאשר הזכות המוענקת מכוח אמנת פאריס. הנושא השני הוא הליך הבחינה של ההמצאה הכולל (א) דו"ח חיפוש של פטנטים ומסמכים שפורסמו לפני תאריך הבכורה ויש להם נגיעה לנושא ההמצאה, ו- (ב) דו"ח בחינה. בהליך ה- PCT מגיש הבקשה מקבל דו"ח חיפוש בערך בחודש ה- 16 מתאריך הבכורה. דו"ח החיפוש כולל לא רק את הפרסומים הקרובים ביותר לנושא ההמצאה, אלא גם מראי מקום המצביעים על המקומות הרלוונטיים בתוך הפרסום ולאיזו תביעה. לפיכך דו"ח החיפוש של ה- PCT עשוי להוות אינדיקציה די טובה, לפחות לאיש מקצוע בתחום הפטנטים, על מנת להעריך את הסיכויים לקבלת פטנט.
הכניסה למסלול ה- PCT כרוך בתשלום אגרה.
למרות האינדיקציה, יש רבים הממתינים לקבלת דו"ח הבחינה של הבקשה הראשונית לפטנט, ורק לאחר מכן מחליטים האם להגיש בקשות לפטנט במדינות נוספות. לעיתים בפרק הזמן של 30 החודשים הניתן מתוקף אמנת ה- PCT מתקבל לא רק דו"ח הבחינה הראשון במדינה בה הוגשה בקשה לפטנט, אלא גם פטנט על ההמצאה, דבר העוזר לממציא להחליט בשאלת הגשת בקשת הפטנט גם במדינות אחרות.
כמו כן, הגוף שמבצע את החיפוש של ה- PCT הינו או רשות החיפוש האמריקאית או רשות החיפוש האירופית, לפי בחירתו של הממציא. אם בחר ברשות האמריקאית, רוב הסיכויים שהבחינה בארה"ב תתבסס על דו"ח החיפוש שעשתה רשות החיפוש האמריקאית, ואם בחר באירופית, רוב הסיכויים שהבחינה באירופה תתבסס על דו"ח החיפוש שעשתה רשות החיפוש האירופית. מכאן שדו"ח החיפוש של ה- PCT הינו אינדיקציה טובה לגבי הפטנטביליות של המצאה, ביחוד אם הבקשה לפטנט על ההמצאה מוגשת בארה"ב או באירופה.
כלי נוסף שניתן על ידי מסלול ה PCT הוא דו"ח הבחינה, שהזמנתו כרוכה בתשלום אגרה. דו"ח הבחינה של ה- PCT, המכונה בעגה המקצועית Written Opinion, הינו דו"ח בחינה לכל דבר, מלבד נקודה אחת - הוא אינו מחייב את אף אחד. אבל למרות שדו"ח הבחינה וגם דו"ח החיפוש של ה- PCT הינם בגדר המלצה בלבד, יש מדינות, בייחוד כאלה שרשויות הפטנטים שלהן לא מפותחת, שמאמצות את מסקנות בחינת ה- PCT.
אמנת הפטנטים האירופית
אמנת הפטנטים האירופית היא דוגמא לאמנה איזורית, כלומר אמנה בה מדינות החברות באותו גוש כלכלי-פוליטי מגבשות כללים דומים בתחום הקניין הרוחני. בקשת פטנטים המוגשת למשרד הפטנטים האירופי, EPO, ראשי התיבות של European Patent Office, נבחנת על ידי רשות אחת, משרד הפטנטים האירופי, אבל מסקנותיה מחייבות את כל המדינות החתומות על אמנת הפטנטים האירופית. מבחינה מעשית זה אומר שאם משרד הפטנטים האירופי החליט להעניק פטנט על המצאה מסוימת, הרי שעל רשויות הפטנטים הלאומיות של המדינות החתומות על האמנה לכבד את ההחלטה, ולהעניק פטנט בתחומן. כל מה שיידרש ממבקש הבקשה על מנת להחיל את הפטנט האירופי במדינות החתומות על אמנת הפטנטים האירופית הוא לעמוד במספר דרישות פרוצדורליות כגון תשלום אגרה, תרגום התביעות לשפת המקום וכו'. יחד עם זאת חשוב לזכור כי למרות שקבלת פטנט אירופי מאפשר לבעל הפטנט להוציא ממנו נגזרות במדינות החתומות על אמנת הפטנטים האירופית, עדיין חלות על הפטנט הלאומי חוקי המדינה בה הוא ניתן.
יתרונו של המסלול האירופי הוא בכך שבמקום שבעל המצאה יתדיין עם מספר בוחנים במספר ארצות ואולי אפילו בשפות שונות, הוא מתדיין רק עם בוחן אחד ובשפה אחת. זה חוסך מבעל ההמצאה הן מאמץ והן הוצאות. מבחינת העלות, למרות שבקשה אירופית היא יחסית יקרה, אם מחלקים את ההוצאות במספר המדינות האירופיות בהם ניתן לקבל פטנט כנגזרת מפטנט אירופי, מסתבר שההוצאה למדינה אינה כה יקרה.
אגב, המדינות החתומות על אמנת הפטנטים האירופית אינן בהכרח אותן מדינות החתומות על האמנה האירופית.
השגת תאריך בכורה באמצעות בקשה ארעית (Provisional Application)
חוק הפטנטים האמריקאי מאפשר השגת תאריך בכורה באמצעות הגשת בקשה ארעית לפטנט למשרד הפטנטים האמריקאי. אבל גם אמנת ה- PCT מכירה בתאריך בכורה שהתקבל בהליך הארעי האמריקאי, וממציא יכול לנצל זאת לטובתו, וזה אומר שהוא יכול להגיש בקשות לפטנט על אותה המצאה בכל מדינה שחתומה על אמנת ה-PCT בתוך 30 חודשים מתאריך הבכורה, וכל הזכויות ישמרו לו עליה כאילו הגיש את בקשתו בתאריך הבכורה. יחד עם זאת יש לציין שהליך ארעי אינו הליך בטוח בגלל שלא עמד עדיין במבחן משפטי. כמו כן זה הליך אמריקאי, ומדינות אחרות עשויות להחליט שהוא אינו מחייב אותן.
תוכנית ה- PPH
מאחר והתחלת בחינה של בקשה לפטנט מתחילה מספר שנים מתאריך הגשת הבקשה לפטנט, לפני מספר שנים החלה תוכנית ניסיונית בינלאומית שעוזרת לצמצם את הזמן להתחלת הבחינה. כפי שאנחנו יודעים, בבחינת בקשות לפטנט הבקשה הראשונה להבחן היא זו המוגשת מוקדם יותר. ניתן לבקש את הקדמת הבחינה באמצעות בקשת זירוז, אולם הכללים לאישור זירוז הבחינה, כלומר הקדמת בחינת בקשה מסוימת לפטנט על חשבון האחרות, שונה ממדינה למדינה.
תוכנית ה- PPH, ראשי התיבות Patent Prosecution Highway, מנסה להתוות מסלול שיקל על תהליך בחינת בקשות לפטנט על אותה המצאה המוגשות במספר מדינות. זו תוכנית בילטרלית, כלומר כל שתי מדינות חותמות ביניהן על הסכם הדדי.
לפי תוכנית ה- PPH ניתן לבקש זירוז הבחינה במדינה אחת על סמך הסכמה של המדינה האחרת להעניק פטנט על אותה המצאה.
לכן, אם לפני החלת התוכנית בעל בקשה לפטנט היה צריך להמתין להתחלת הבחינה של הזכאות של ההמצאה שלו לקבל פטנט במדינה אחת 4 שנים למשל ובמדינה האחרת רק שנתיים, ברגע שהוא קיבל הסכמה להענקת פטנט במדינה אחת, הוא יכול לבקש להקדים את בחינת ההמצאה שלו במדינה האחרת במסגרת התוכנית.
בקשת להקדמת הבחינה לפי תוכנית ה- PPH לא רק חוסכת זמן לבעל ההמצאה, אלא גם מהווה המלצה למדינה האחרת להעניק פטנט. כלומר, אם רשות הפטנטים במדינה אחת מצאה לנכון להעניק פטנט על ההמצאה, הבוחן של הרשות במדינה האחרת עשוי להרגיש שלא בנוח לדחות את הבקשה לפטנט בשל נימוקים מהותיים, ביחוד אם במדינה הראשונה רשות הפטנטים הינה בעלת מוניטין.
בעת כתיבת שורות אלה ישראל חתומה על הסכם ה- PPH עם ארה"ב, משרד הפטנטים האירופי, יפן, ועוד. כמו כן, בישראל ניתן לבקש את זירוז הבחינה על סמך בחינה של ה- PCT.
פרטים נוספים על תוכנית ה- PPH שניתן למצוא באתר רשות הפטנטים:
UTILITY MODEL
על מנת להקל על אותם ממציאים וחברות קטנות בהגנה על ההמצאות שלהם, רשויות הפטנטים במדינות מסוימות החליטו להציע לממציאים מסלול יותר נוח ופחות יקר, ה- Utility Model. למעשה ההגדרה של Utility Model די דומה להגדרה של פטנט, אבל ההגדרה משתנה ממדינה למדינה. ההבדלים העיקריים בין פטנט ל- Utility Model הם:
הקריטריונים לקבלת Utility Model הם פחות מחמירים מאשר לקבלת פטנט. בעוד שדרישת החידוש חייבת להתקיים בהמצאה על מנת שתהיה ראויה לקבל Utility Model, הרי שדרישת ההתקדמות ההמצאתית הינה פחות קריטית, או לא קיימת כלל. לצורך השוואה, בפטנט צריכים להתקיים גם חידוש וגם התקדמות המצאתית לעומת הידע הקודם. לכן Utility Model נחשב לעיתים ל"פטנט נחות" ("petty patent"), או "פטנט חידוש" ("innovation patent").
זמן ההגנה של Utility Model קטן יותר מאשר של פטנט, בדרך כלל בין 7-10 שנים (תלוי במדינה), בלי האפשרות להאריך את משך התוקף.
התהליך לקבלת Utility Model פשוט, ולוקח בדרך כלל עד כחצי שנה. לעומת זאת הליך קבלת פטנט לוקח בדרך כלל מספר שנים.
בארצות מסוימות Utility Model יכול להיות רק בתחומים מסוימים של טכנולוגיה.
העלות של רישום Utility Model נמוכה משמעותית ביחס לעלות רישום פטנט.
ניתן להסתמך על בקשה ל- Utility Model לצורך דין קדימה. כמו כן, Utility Model יכול לבקש דין קדימה מבקשה לפטנט.
דוגמאות קונקרטיות
הבה ננסה ליישם את סבך הכללים שצויינו לעיל בדוגמאות קונקרטיות.
תאגיד בעל פעילות עסקית ברוב מדינות העולם
תאגיד בעל פעילות עסקית ברוב מדינות העולם, כמו למשל חברה המוכרת מוצרי צריכה, ירצה לרשום פטנטים בכמה שיותר מדינות, כולל מדינות מתפתחות. לצורך זה הוא יבחר בוודאי במסלול ה- PCT על מנת לקבל אינדיקציה על הפטנטביליות של ההמצאה עוד לפני שרשם את הבקשה לפטנט בהרבה מדינות, דבר הכרוך בהוצאה לא מבוטלת. קרוב לוודאי שתאגיד כזה יזמין גם את הבחינה של ה- PCT, ואפילו ישנה את התביעות לאור דו"ח הבחינה, על מנת שמדינות שנוהגות לאמץ את מסקנות דו"ח הבחינה של ה- PCT אכן יעשו זאת.
עם קבלת אינדיקציה חיובית לגבי הפטנטביליות של ההמצאה, התאגיד יגיש בקשות לפטנט ברחבי העולם. בקשות איזוריות לפטנט, כגון בקשה אירופית לפטנט, יוגשו קרוב לוודאי גם כן, וזאת על מנת שעם קבלת הפטנט האיזורי התאגיד יוכל לגזור ממנו פטנטים במדינות החתומות על האמנה האיזורית.
חברת היי-טק
השוק של חברת היי-טק נמצא בדרך כלל במדינות המפותחות ולא המתפתחות. לפיכך חברת היי-טק עשויה להתחיל את המסלול בהגשת בקשה ארעית בארה"ב על מנת לתפוש תאריך בכורה מוקדם ככל האפשר, בייחוד אם החברה פועלת בשוק צפוף בו כל שכלול מזערי במוצר עשוי להשליך על תוצאותיו העסקיות. עוד בטרם חלפה השנה מיום הגשת הבקשה הארעית, קרוב לוודאי שהחברה תעדיף להגיש בקשה בארה"ב על מנת ליצור המשכיות מבקשת הפטנט הארעית, ואולי גם תוגש בקשת PCT. במקרה זה אם עד תום 30 החודשים מתוקף אמנת ה- PCT יתקבל פטנט או דו"ח בחינה בארה"ב, החברה תממש את זכותה מתוקף אמנת ה- PCT להגיש בקשות לפטנט גם במדינות נוספות הנמצאות בפוקוס העסקי שלה, או מדינות שבתוכן מתבצעת פעילות המחקר והפיתוח של החברה.
הממציא הפרטי וחברה קטנה
הממציא הפרטי וחברות קטנות מאופיינים בתקציב דל עבור פעילות הקשורה בקניין רוחני, לפיכך קרוב לוודאי שהם יעדיפו לדחות את ההוצאות הכרוכות בקבלת פטנט ככל האפשר, בין אם במטרה להפנות משאבים אלה לפעילות המחקר והפיתוח, ובין אם במטרה למצוא משקיע שישא בהוצאות אלה. לפיכך קרוב לוודאי שהגוף העסקי הקטן יתחיל את מסלול קבלת הפטנטים על המצאה באמצעות בקשה ארעית, ולו רק בגלל ההוצאה הזעומה יחסית.
היה ונמצא המשקיע המיוחל, הגוף העסקי הקטן ירצה בוודאי לקנות את האופציה להגיש בקשות לפטנט במקומות נוספים בעולם, ולצורך זה ישקיע בהכנת בקשה לא-ארעית (הכתובה לפי הכללים המחמירים של בקשות לפטנט), במטרה להיכנס למסלול ה- PCT.
מבחינת עלויות האגרה, ממבקש בקשת PCT תיחסך עלות אגרת החיפוש אם הגיש כבר בקשה לפטנט בארה"ב או באירופה, לפיכך לא מן הנמנע שלפני הגשת בקשת ה- PCT הוא יגיש בקשה לפטנט בארה"ב או אירופה.
הגשת בקשות נוספות ברחבי העולם תיעשה לאחר קבלת אינדיקציה חיובית לגבי הפטנטביליות של ההמצאה, כפי שתואר לעיל. אם התקציב מוגבל, ניתן לרשום Utility Model במקום פטנט, עם כל החסרונות הכרוכים בכך.
טייוואן
רוב המדינות בעולם חתומות על אמנת פאריס, וחלק נכבד מהן גם על אמנת ה- PCT. אבל בכל זאת קיימת מדינה חשובה אחת שלא חתומה לא על אמנת פאריס ולא על אמנת ה-PCT, והיא טייוואן. נקודה זו חייבת להילקח בחשבון על ידי ממציא שטייוואן נמצאת בפוקוס העסקי שלו. הדבר הבטוח ביותר במקרה זה הוא שבד בבד עם הגשת הבקשה הראשונה לפטנט במדינה כלשהי, תוגש בקשה לפטנט גם בטייוואן. יחד עם זאת, נכון לרגע כתיבת שורות אלה החוק הטייוואני מכיר במקרים מסויימים בתאריך בכורה שהושג באמצעות הגשת בקשה לפטנט במדינות אחרות.
