היקף ההגנה של תביעות

היקף ההגנה של תביעות
 

הרשימה דנה בפרשנויות הנהוגות לגבי היקפן של תביעות של פטנט, והכלים בהם נעזרים לקביעת ההיקף: דוקטרינת האקוויוולנטים, דוקטרינת ההגבל ההיסטורי והלכת פאסטו

למרות שרוחב ההגנה שמעניק פטנט מוגדר בתביעות שלו, חוקי הפטנטים ברוב מדינות העולם מרחיבים את רוחב ההגנה אל מעבר לנוסח של התביעות כך שיכסו את עיקר ההמצאה. למשל, סעיף 49 לחוק הפטנטים הישראלי (חוק הפטנטים התשכ"ז – 1967) מגדיר זאת כך:

"בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מלנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן - הפרה)."

לפיכך קיימות שתי צורות להפרת פטנט: הפרה תביעה ככתבה וכלשונה, והפרת עיקר ההמצאה. הפרת תביעה כפי שנוסחה בפטנט נקראת בעגה המקצועית "הפרה מילולית", ואילו הפרת עיקר ההמצאה נקראת "הפרה לא מילולית", ובאנגלית literal infringement ו- non literal infringement.

לעומת הקלות היחסית של בדיקת הפרה מילולית, הפרת עיקר ההמצאה הינו הרבה יותר קשה להוכחה, שכן זה נושא הנתון לפרשנות. דוקטרינת האקוויוולנטים היא כלי עזר להתמודדות עם שאלת ההפרה של עיקר ההמצאה. 

דוקטרינת האקוויוולנטים

דוקטרינת האקוויוולנטים בגירסתה האמריקנית גורסת שאם שני אלמנטים מבצעים את אותה פעולה, בדרך זהה בעיקרה, ומשיגים תוצאה זהה בעיקרה, הרי ששני האלמנטים שקולים:

Something is deemed equivalent if it performs substantially the same function, in substantially the same way to yield substantially the same result.

נשיא בית המשפט העליון (כתוארו אז) מאיר שמגר התייחס לדוקטרינת האקוויוולנטים בפרשת סניטובסקי נ. תעמס ע"א 4867/92 והגדיר אותה בלשון הזו: "החלפתו של רכיב מרכיבי האמצאה לא תמנע מסקנה של הפרה, אם המוצר המתחרה פועל פעולה זהה במהותה לזו של האמצאה, המושגת בדרכים זהות במהותן לאלה שנתבעו בפטנט".

הדוגמא הבאה אמורה להבהיר את הדברים. נניח שבשנת תרפפ"ו ראובן המציא את השרפרף / כיסא (לצורך הדיון נניח שעד אז בני האדם ישבו על ארגזים). השרפרף שראובן ראה לנגד עיניו נראה כך:

מאחר וראובן האמין בהמצאה שלו, הוא הגיש בקשה לפטנט שכללה את התביעה הבאה:

"מתקן ישיבה לבן אנוש, המתקן מכיל:

(א) לוח, המשמש משען לפלג גופו התחתון של בן האנוש הנ"ל בשעת ישיבה;

(ב) שלוש רגליים או יותר המחוברות אל הלוח הנ"ל, לצורך החזקת הלוח הנ"ל מעל פני הקרקע."

שמעון התלהב מהשרפרף שהמציא ראובן, והחליט להפוך לייצרן שרפרפים. על מנת שלא להפר את הפטנט של ראובן, הוא ייצר שרפרף הנראה כך:

האם השרפרף של שמעון מפר את הפטנט של ראובן (בהנחה שראובן קיבל פטנט על התביעה)?

לגבי הלוח, שהוא המרכיב הראשון בהמצאה, אין סימן שאלה. שמעון משתמש בלוח ולאותה מטרה, כלומר משען לפלג גופו התחתון של היושב. אולם על מנת שתהיה הפרה, השרפרף של שמעון חייב להפר גם את המרכיב הנוסף של התביעה, כלומר עליו לכלול גם "שלוש רגליים או יותר המחוברות אל הלוח הנ"ל, לצורך החזקת הלוח הנ"ל מעל פני הקרקע" או אלמנט אקוויוולנטי.

בסעיף (ב) בתביעה שבפטנט של ראובן נאמר "שלוש רגליים או יותר", ואילו השרפרף של שמעון מכיל רק רגל אחת. לפיכך ברור שהשרפרף של שמעון לא מפר את הפטנט של ראובן הפרה מילולית. אבל הבה נבחן את שאלת הפרת עיקר ההמצאה של ראובן לפי דוקטרינת האקוויוולנטים.

לפי מבחן האקוויוולנטיות, על מנת שהרגל בשרפרף של שמעון תהיה אקוויוולנטית לשלושת הרגליים בפטנט של ראובן עליה לענות לשלושת הקריטריונים הבאים:

1. לבצע את אותה הפעולה;

2. בדרך זהה בעיקרה;

3. ולהשיג תוצאה זהה בעיקרה.

ואכן, הרגל בשרפרף של שמעון מבצעת את אותה פעולה (כלומר החזקת הלוח של השרפרף מעל פני הקרקע), באותה דרך (כלומר על ידי תמיכה בלוח), ומשיגה את אותה תוצאה (עובדה שאפשר לשבת על השרפרף של שמעון). לפיכך למרות שהשרפרף של שמעון לא מפר את הפטנט של ראובן הפרה מילולית, הוא בכל זאת מפר את עיקר ההמצאה נשוא הפטנט כפי שנוסחה בתביעה הנ"ל.

כאמור, המבחן המשולש (אם שני אלמנטים מבצעים את אותה פעולה, בדרך זהה בעיקרה ומשיגים תוצאה זהה בעיקרה) הינו הגירסה האמריקנית של דוקטרינת האקוויוולנטים, ובמדינות אחרות דוקטרינה זו זכתה לגירסאות שונות. 

דוקטרינת ההגבל ההיסטורי

דוקטרינת ההגבל ההיסטורי, או כשמה המשפטי Prosecution History Estoppel, שמה סייג למצבים בהם ניתן לעשות שימוש בדוקטרינת האקוויוולנטים על מנת לקבל סעד משפטי בשל הפרה.

לפי דוקטרינת ההגבל ההיסטורי, הפרשנות להיקפה של תביעה ייעשה לאור ההיסטוריה של ההתדיינות על הפטנט עם הבוחן (Prosecution), ולא יראו אותה כיישות עצמאית, בלתי תלויה. לכאורה הרעיון נראה טוב, אלא שגלגולו של הרעיון הוביל למבחן קשה במיוחד: אם במהלך ההתדיינות עם הבוחן תביעה עברה שינוי, הרי שדוקטרינת האקוויוולנטים לא תהיה תקפה לגבי אותה תביעה בשאלת הוכחת הפרתה (בגירסה אחרת בוחנים רק את האלמנט האקוויוולנטי ולא את כל התביעה). במילים אחרות, אם במהלך ההתדיינות עם הבוחן "נכנע" מבקש הפטנט וצמצם את היקף תביעתו, ואפילו עשה זאת רק לשם הקטנת ההוצאות שלו לגבי הפטנט, הרי שלפי דוקטרינת ההגבל ההיסטורי היקפה של התביעה יהיה מוגבל להפרה מילולית.

הבה נחזור לדוגמת השרפרף, ונניח שהבוחן סירב להעניק לראובן פטנט על התביעה הנ"ל בטענה שאיש מקצוע מן השורה היה מסוגל לעשות את הצעד הנוסף מהארגז, ששימש כמתקן ישיבה, אל שרפרף עם ארבע רגליים. יחד עם זאת הבוחן היה מוכן להעניק פטנט על שרפרף עם שלוש רגליים. ראובן נכנע, בעיקר מפני שלא רצה להיכנס לדיון ארוך עם הבוחן שגם עשוי היה להמשך זמן רב וגם עשוי היה להתבטא בעלות כספית, והחליט לצמצם את היקף התביעה כדלקמן:

 "מתקן ישיבה לבן אנוש, המתקן מכיל:

(א)     לוח, המשמש משען לפלג גופו התחתון של בן האנוש הנ"ל בשעת ישיבה;

(ב)     שלוש רגליים המחוברות אל הלוח הנ"ל, לצורך החזקת הלוח הנ"ל מעל פני הקרקע."

כלומר, הפטנט שהתקבל הוא על הנוסח "שלוש רגליים", שהוא יותר מצומצם מאשר "שלוש רגליים או יותר" כפי שנוסח בבקשת הפטנט המקורית.

לפי דוקטרינת ההגבל ההיסטורי, דוקטרינת האקוויוולנטים לא היתה תקפה במקרה זה, שכן ראובן צמצם את היקף התביעה המקורית בחלק מהותי של ההמצאה, ולכן שמעון היה יכול להמשיך ולייצר שרפרפים בעלי רגל אחד, שתי רגליים, ואפילו ארבע רגליים או יותר, מבלי להפר את הפטנט של ראובן. רק במקרה אחד הוא היה חייב את הסכמתו של ראובן – ייצור שרפרפים בעלי שלוש רגליים.
 

הלכת פאסטו

אחד המשפטים החשובים ביותר בנושא הפטנטים זה עשרות שנים היה Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., No. 00-1543 (S. Ct. May 28, 2002). במשפט זה התאגיד האמריקני FESTO תבע את חברת Shoketsu על הפרת הפטנטים שלה. מאחר והפרה מילולית של התביעות לא היתה, הדרך היחידה של FESTO להוכיח הפרה היתה דוקטרינת האקוויוולנטים. אלא שהחלת דוקטרינת האקוויוולנטים היתה בעייתית במקרה זה מאחר ובתביעות בוצעו שינויים במהלך הבחינה, שהינה, אגב, פעולה די שכיחה במהלך ההתדיינות עם הבוחן.

המשפט התגלגל במספר ערכאות של מערכת המשפט בארה"ב, החל מבית משפט מחוזי, דרך בית המשפט הפדראלי לערעורים ועד לבית המשפט העליון. בעוד שהערכאה הפדראלית קבעה כי תביעה שעברה שינוי בעת הליך קבלת הפטנט אינה כשירה באופן גורף למבחן האקוויוולנטיות, הרי שבית המשפט העליון הפך על פניו החלטה זו ונתן את אחד מפסקי הדין החשובים ביותר בהיסטוריה המשפטית של הפטנטים.

בית המשפט העליון של ארה"ב קבע כי שינוי תביעה בהליך קבלת הפטנט (prosecution) אינו מעיד בהכרח על אי כשירותה של התביעה למבחן האקוויוולנטיות. את שאלת האקוויוולנטיות יש לבחון לאור הסיבה בה בוצע השינוי. למשל, אם שינוי בתביעה נעשה לצורך הבהרתה, אין זה מונע את הפעלת דוקטרינת האקוויוולנטיות להוכחת הפרתה, אולם אם השינוי נעשה על מנת שלא להתנגש עם טכנולוגיות מוכרות, אזי יש לראות את התביעה כאילו בעל הפטנט וויתר על הזכות לתבוע מונופול על החלק שבין התביעה המקורית לבין התביעה שקובלה.

בית המשפט גם מנה מספר מקרים בהם שינוי של תביעה במהלך הבחינה אינו נחשב באופן גורף כהסכמה לוויתור בעל הפטנט על החלת דוקטרינת האקוויוולנטים: האקוויוולנט היה בלתי צפוי בזמן הגשת הבקשה לפטנט, הרציונל שבבסיס השינוי קשור בצורה רופפת אל האקוויוולנט שבנדון, אין סיבה שבעל פטנט יתאר במסמך הפטנט תחליפים לא מהותיים, ועוד. 

סוף דבר

עורכי הפטנטים מצאו פתרון גם לבעיית דוקטרינת ההגבל ההיסטורי. למשל, אם התביעות הקיימות מחייבות שינוי, אזי יש המוסיפים במהלך הבחינה תביעות חדשות, שהרי תביעות חדשות לא עברו שינוי ולכן דוקטרינת ההגבל ההיסטורי אינה אמורה לחול עליהם. אחרים מגישים בקשת המשך, שבה כל התביעות חדשות. רק ימים יגידו האם פתרונות אלה יעמדו במבחן בית המשפט. 

מאת ראובן ברמן, עו"פ